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钉钉控股(开曼)有限公司“钉钉”商标无效宣告请求案例

钉钉控股(开曼)有限公司“钉钉”商标无效宣告请求案例

  申请人于2021年05月26日对第37697543号“钉钉”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。

  申请人的主要理由:1、“钉钉”系申请人及其关联公司阿里巴巴有限公司独创品牌,基于互联网传播速度快、影响范围大等特点其已成为中国内地企业办公与协同所依托的位居前列的应用软件,已帮助超过1700万家企业及组织有效提升工作效率,在相关公众中具有极高知名度。“钉钉”经使用已具有一定知名度,并已与申请人及其关联公司形成唯一对应关系。2、“钉钉”作为申请人的独创品牌经使用已具有极高知名度和显著性,且“钉钉”的知名度已在诸多案件中予以确认。而被申请人申请注册与申请人旗下“钉钉”品牌文字构成完全相同的争议商标具有明显复制、抄袭申请人“钉钉”商标的主观恶意,违反了诚实信用原则。争议商标的注册和使用会使不特定消费者认为其属于申请人的商标,并误认为其使用的商品来源于申请人或与申请人存在关联关系,从而对商品的来源、品质等特点产生误认。3、争议商标由“钉钉”二字构成,“钉”的常用含义为“钉子”,使用在争议商标核定使用的工业用油等商品上,仅直接表示了商品的消费对象等特点,缺乏商标应有的显著特征,不得作为商标注册。4、争议商标与申请人第14653062、14653064、14653060、14653057、14653058号“钉钉”商标(以下分别称引证商标一、二、三、四、五)构成使用在相同或类似商品及服务上的近似商标。5、“钉钉”是具有极高知名度的企业协同沟通软件产品,申请人在先申请注册的引证商标一至五在争议商标申请日前就已具备驰名商标的保护条件。争议商标系对申请人“钉钉”驰名商标在密切关联的商品上的复制,其注册容易误导公众,淡化申请人驰名商标的显著性,损害申请人的驰名商标利益。6、基于“钉钉”在行业内具有极高知名度,被申请人作为市场参与者,理应知晓申请人及“钉钉”品牌的存在,仍申请注册多枚与“钉钉”完全相同的“钉钉”商标,具有明显攀附申请人“钉钉”品牌的恶意,已构成以不正当手段注册商标之情形。争议商标的注册和使用会助长“傍名牌、搭便车”等不良风气,损害不特定消费者的合法权益,扰乱正常的市场经济秩序,造成不良社会影响。综上,申请人请求依据《商标法》第四条第一款、第七条第一款、第十条第一款第(七)和(八)项、第十一条第一款第(二)和(三)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,对争议商标予以无效宣告。

  申请人提交了以下主要证据:

  1、申请人与阿里巴巴集团关联关系证明;

  2、阿里巴巴集团概况;

  3、阿里巴巴所获荣誉证据;

  4、申请人广告宣传、媒体报道、所获荣誉等商标使用和知名度证据;

  5、申请人名下“钉钉”商标注册列表;

  6、在先案件裁定书;

  7、用于证明被申请人存在恶意的证据;

  8、其他相关证据。

  我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。

  经审理查明:

  1、争议商标由本案被申请人山东品是润滑油有限公司于2019年4月22日提起注册申请,经异议,于2021年3月7日获准注册,核定使用在第4类“润滑油、工业用油、发动机油、切割油、齿轮油、发动机油用非化学添加剂、燃料、工业用蜡、除尘制剂、汽车润滑油”商品上。

  2、引证商标一、二、三、四、五的申请时间和注册时间均早于本案争议商标申请日,分别核定使用在第35类“广告”等服务上、第9类“计算机软件(已录制)”等商品上、第38类“信息传送”等服务上、第42类“技术研究”等服务上、第45类“个人背景调查”等服务上,截至本案审理之时均为申请人名下的有效注册商标。

  以上事实有商标档案在案佐证。

  我局认为,

  一、商标的显著特征,是指商标应当具备足以使相关公众区分商品、服务来源的特征。判定商标是否具备显著特征,应以指定商品相关公众在市场交易活动中,按照其一般认知习惯能否将系争标志认知为区分商品来源的标志作为判断标准。本案争议商标“钉钉”并非固有词汇,对争议商标指定使用的润滑油等商品的名称、固有属性、特点不具有直接描述性,也并非缺乏显著特征的常用商贸词汇,相关公众按照一般认知习惯应能将其认知为区分产源的标志。因此,争议商标未构成《商标法》第十一条第一款第(二)、(三)项所指情形。

  二、争议商标核定使用的第4类润滑油等全部商品与引证商标二核定使用的第9类计算机软件(已录制)等商品和引证商标一、三、四、五核定使用的第35、38、42、45类广告、信息传送、技术研究、个人背景调查等服务在服务内容、提供方式等方面存在较大差距,不属于类似商品和服务,故,争议商标与引证商标一、二、三、四、五未构成《商标法》第三十条所指使用在类似商品或服务上的近似商标。

  三、申请人提交的在案证据能够证明申请人引证商标一、二、三、四、五在争议商标申请日前已经进行了持续使用并具有一定知名度,但是在案证据中涉及“钉钉”商标知名度的材料在品牌宣传力度、公众知晓程度等方面尚不足以证明“钉钉”商标在争议商标申请日前已为相关公众所广为知晓。同时,争议商标核定使用的润滑油等商品与引证商标一、二、三、四、五使用的计算机软件(已录制)等商品及信息传送等服务在服务内容等方面存在较大差异,就普通消费者的认知习惯而言,一般不会认为上述商品或服务在实际市场使用中存在某种特定的联系。故本案尚难以认定争议商标在非类似商品上的注册构成对申请人驰名商标的复制摹仿,并导致申请人的利益可能受到损害。故申请人申请人援引《商标法》第十三条第三款的规定所提评审请求,我局不予支持。

  四、申请人援引的《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不宜作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体相对权利冲突所导致的商品来源误认,不属于上述规定的调整范围。《商标法》第十条第一款第(八)项规定的“有其他不良影响”是指系争商标本身对我国政治、宗教、民族等社会公共秩序、社会公共利益存在消极、负面的影响,本案争议商标本身并不存在上述不良影响。因此,申请人关于争议商标违反上述两项规定的理由,我局不予支持。另外,《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”亦适用于系争商标的注册有害于社会公共秩序或社会公共利益的情形,本案申请人援引该规定所述具体理由仍指向其相对权益,并无充分证据证明被申请人的行为扰乱了社会公共秩序,损害了社会公共利益,争议商标不属于该规定所指情形。

  五、此外,申请人虽援引《商标法》第四条第一款的规定,但缺乏充分的事实依据,我局对此不予支持。申请人其他理由缺乏事实和法律依据,我局不予支持。《商标法》第七条第一款为原则性规定,其内容已体现在商标法具体条款中,我局已根据当事人提出的事实和理由适用相应的具体条款进行审理,不再对该原则性规定单独另行评述。

  综上,申请人无效宣告理由不成立。

  依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:

  争议商标予以维持。

  当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

第37697543号“钉钉”商标:

申请/注册号:37697543 商标申请日期:2019-04-22 国际分类:4类 燃料油脂

初审公告日期:2019-09-13 注册公告日期:2021-03-07 专用权期限:2019-12-14至2029-12-13

申请人:山东品是润滑油有限公司 

商品/服务项目:工业用油(0401)、发动机油(0401)、切割油(0401)、齿轮油(0401)、润滑油(0401)、发动机油用非化学添加剂(0401)、燃料(0403)、燃料(0402)、工业用蜡(0404)、除尘制剂(0406)、汽车润滑油(0401)